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미국은 다른 나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어서, 미연방상표법에 의해 상표를 등록받기 위해선 출원인은 1)사용의사에 근거(Intent-to-Use base)한 출원, 2)실제사용에 근거(Actual Use base)한 출원, 3)국내상표출원에 근거(Home Application base)한 출원, 4)국내등록상표에 근거(Home Registration base), 5)미국을 지정국에 포함한 마드리드국제출원 중 하나로 진행하여야 합니다.

(1) 사용의사에 근거(Intent-to-Use base)한 출원
1) 출원 당시 미국 내에서 출원할 상표를 사용하고 있지 않으나 앞으로 사용할 의사가 있음을 근거로 하는 출원으로, 출원서에 사용의사에 근거한 출원임을 명시하면 됩니다.
2) 사용의사에 근거한 출원을 등록받기 위해서는 등록허여통지를 받은 후 6개월 이내에 사용증거(출원상표가 표시된 상품 사진, 카탈로그 등)와 함께 사용진술서(Statement of use)를 제출하고, 심사관에 의해 사용진술서가 승인되어야 합니다. 또는 사용진술서 제출 연장신청서(Extension of use)를 제출하여야 합니다. 사용진술서 제출 연장신청은 1회에 6개월씩 5회까지 가능합니다. 한편, 등록허여통지를 받은 후 실제사용진술서 또는 사용진술서 제출 연장신청서를 제출하지 않으면 상표등록이 포기 간주됩니다.
3) 미국 내에서의 출원상표 사용개시가 등록허여통지를 받은 날부터 3년이 넘을 것으로 예상될 경우 또는 사용진술서 제출 연장신청서 제출 시점에서 1년 안에 사용할 가능성이 낮을 경우에는 국내 상표출원 후 이를 근거로 하는 것으로 변경하여 미국 등록받는 것을 검토할 필요가 있습니다. 물론, 국내 상표출원시 국내등록 가능성이 높을 경우에 한합니다.

(2) 실제사용에 근거(Actual Use base)한 출원
1) 미국 내에서 출원 당시 실제로 사용하고 있는 상표를 출원하는 경우에 해당하며, 이 경우 미국 내에서 실제 상업적으로 사용한 최초의 사용일을 명시하고 사용 증거를 제출하여야 합니다. 심사결과 등록허여통지를 받은 후 등록료를 납부하면 바로 상표등록이 됩니다.
2) 실무상 일부 지정상품에 대한 사용증거를 제출하여 등록받을 수 있으나, 실제 사용하지 않은 상품에 대해서는 사기(fraud)에 의한 등록으로 무효로 될 수 있기 때문에 실제 사용하는 상품에 한정하여 출원하는 것이 바람직합니다.

(3) 국내상표출원에 근거(Home Application base)한 출원
1) 출원 당시 미국 내에서 출원할 상표를 사용하고 있지 않으나 6개월 이내에 출원된 국내상표출원(외국상표출원도 마찬가지임)이 있는 경우에는 이를 근거로 파리조약에 따른 우선권을 주장하며 상표출원을 할 수 있습니다. 출원시 해당국명, 출원번호, 출원일을 명시하여야 합니다.
2) 기초출원의 등록사실을 입증하는 등록증 사본 및 그 번역본을 제출하기 전까지 미국출원의 심사를 보류하겠다는 통지를 받을 수 있습니다. 심사보류통지 후 국내 상표 등록증과 그 영문번역문을 제출하게 되면 별도의 사용증거 제출 없이도 상표등록을 받을 수 있습니다. 이 경우 우선일 전에 먼저 미국에서 동일한 상표를 사용한 상대방에게는 상표권 침해를 주장할 수 없습니다.
3) 기초출원이 거절될 경우 또는 심사보류통지 후 국내등록되기 전에 미국 내에서 상표 사용을 개시한 경우엔 '실제사용에 근거(Actual Use base)한 출원'으로 변경하여 사용 증거를 제출하며 상표등록을 받을 수 있습니다.

(4) 국내등록상표에 근거(Home Registration base)한 출원
1) 출원 당시 미국 내에서 출원할 상표를 사용하고 있지 않으나 국내(외국 포함)에서 등록된 상표권이 존재할 경우에는 해당국명, 상표등록증 및 그 영문번역문을 첨부하여 출원하면 별도의 사용증거 제출 없이도 상표등록을 받을 수 있습니다. 2) 미국 출원일 전에 먼저 미국에서 동일한 상표를 사용한 상대방에게는 상표권 침해를 주장할 수 없습니다.

(5) 미국을 지정국에 포함한 마드리드국제출원
1) 미국도 2003. 8. 2.자로 마드리드 의정서에 가입하였으므로, 마드리드국제출원시 미국을 지정국에 포함할 경우에는 국제사무국의 국제등록부에 등재됨으로써, 미국에 출원하여 등록받은 것과 동일한 보호를 받을 수 있습니다.
2) 본국관청(한국 특허청)에 국제출원서 제출시 미국을 지정함에 따른 사용의사선언서(MM18)를 작성하여 첨부하여야 합니다. 또한, 색체상표의 경우 색채를 표장의 식별력있는 요소로 주장할 경우 해당 항목을 선택하고 구성 색채를 기재해야 하고(예컨대, "Red and Black"), 표장의 문자가 영어 본래의 의미를 갖지 않은 경우에는 영어로 번역해야 하며(예컨대, "MA" stands for "my") 조어라면 해당 항목에 체크를 해야 가거절통지를 피할 수 있습니다. 그 밖에 상품 및 서비스명칭을 미리 확인 후 진행함이 가거절통지를 피할 수 있어 바람직합니다.
▶ 미국특허상표청에서 인정받을 수 있는 상품 및 서비스명칭을 미리 확인하고자 하시면 미국상품서비스업메뉴얼검색을 클릭하시기 바랍니다.
3) 미국특허상표청은 국제사무국으로부터 국제등록통지를 받으면 Trademark Official Gazette(OG)로 재공고하고, 30일간의 이의신청기간(연장가능)을 주며 동시에 심사관은 직권에 의한 심사로 거절이유가 있을 경우 가거절통지를 국제사무국을 통하여 하게 되고(통상의 가거절통지기간은 1년 대신 18개월로 하고, 이의신청에 기초한 가거절통지는 18개월 이후에도 함), 가거절통지에 대한 대응기간은 통지일부터 6개월(연장불가)입니다. 가거절통지에 대응하기 위해서는 현지대리인 혹은 미국에 거주하는 자의 이름과 주소를 지정한 서면을 제출해야 합니다.
▶ 미국상표공보를 확인하시려면 미국상표공보검색을 클릭하시기 바랍니다.

(6) 통상의 미국상표출원은 주등록부(Principal registers) 등록을 위한 출원이나, 미국상표제도는 보조등록부(Supplemental registers) 등록을 위한 출원도 출원시 선택할 수 있도록 허용하고 있습니다. 보조등록부 등록 대상은 식별력이 없는 상표라 할지라도 소정의 등록불가사유(15 U.S.C. §1052)에 해당되지 않고 미국 내에서 상품이나 서비스에 관련하여 거래에서 사용하여 온 상표(즉, 식별력이 없더라도 사용에 의한 상표로서의 기능을 가진 것으로 인정되는 상표)에 한합니다. 보조등록부에 기재된 상표도 등록상표로 표시할 수 있고, 심사관이 인용 등에 이용할 수 있으며, 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않고 등록 후 5년간 제3자의 이의신청이 없을 경우 일반상표로 전환되거나 주지성을 취득한 경우에 주등록부에 기재될 수 있습니다. 다만, 보조등록부에 기재되어 있다는 사실만으로 주등록부에 등록된 일반상표와 같은 배타적 보호권(incontestability)을 가지지 못합니다.
▶ 출원된 미국상표 또는 선행상표 검색이 필요하시면 미국상표검색을 클릭하시기 바랍니다.

(7) 주등록부 등록을 위한 출원에서 심사관이 거절이유를 발견하지 못하거나 거절이유가 극복된 경우에는 출원공고결정을 하고, 그 출원공고결정일부터 30일간 이의신청기간이 주어집니다. 상기 이의신청기간 내 이의신청이 없거나 이의신청이 취하 또는 기각된 경우에는 등록허여결정을 합니다. 사용의사에 근거(Intent-to-Use base)한 출원일 경우에는 일정 기간 내 사용증거를 제출해야 상표등록증을 받을 수 있습니다.

(8) 상표권은 등록일부터 10년간 유효하며, 10년마다 사용증거를 제출하며 갱신할 수 있습니다. 다만, 등록 후 5~6년 사이에 사용진술서(Affidavit of Use) 및 사용증거를 제출해야 하고(특별한 이유로 사용하지 못하고 있는 경우에는 그 이유와 상표를 포기하지 않았다는 증빙서류를 제출 가능함), 그렇지 않으면 등록상표는 직권으로 취소됩니다. 상표권 갱신시 지정상품 중 일부에 대한 사용실적을 제출하여 등록상표를 유지할 경우 등록상표 전체가 무효 될 수 있으므로 갱신시 사용실적이 없는 지정상품은 포기하고 갱신 신청함이 바람직합니다.